[ 王瑜 ]——(2024-3-31) / 已閱1155次
商標(biāo)在先使用與注冊商標(biāo)的沖突
甲公司和乙公司都是大米生產(chǎn)企業(yè)，兩家企業(yè)同在一個縣。甲企業(yè)使用了一個名稱作為自己的“品牌”，乙公司后來將該名稱注冊了商標(biāo)。雙方市場有些競合，乙公司的產(chǎn)品比甲公司更受到消費(fèi)者青睞，由于商標(biāo)/品牌相同消費(fèi)者總將兩個產(chǎn)品弄混淆，甲公司也故意誤導(dǎo)消費(fèi)者，致使乙公司市場銷售受影響。乙公司以商標(biāo)侵權(quán)為由，向當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管部門投訴，因?yàn)榧坠臼褂迷谙龋袌霰O(jiān)管部門沒有進(jìn)行處罰。后來，乙公司又向法院提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟，在法院審理過程中，甲公司以享有在先權(quán)利為由提出抗辯，乙公司主動撤訴。
這個案子涉及到商標(biāo)在先使用問題。《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定，商標(biāo)注冊人申請商標(biāo)注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊人使用與注冊商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識。
如何解讀《商標(biāo)法》第五十九條第三款？在（2022）浙民終1289號民事判決書中，法官從法理上作出了明晰的解釋：“商標(biāo)在先使用權(quán)制度是商標(biāo)注冊原則的一項(xiàng)例外，其設(shè)立的目的是保護(hù)在先使用并產(chǎn)生一定影響力的未注冊商標(biāo)能夠在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用，從而平衡在先商標(biāo)使用人與在后商標(biāo)注冊人之間的利益沖突，維護(hù)公平競爭的市場秩序。法官同時提出了形式要件，需要同時滿足以下條件：1、在先使用相同或者近似標(biāo)識，應(yīng)當(dāng)早于申請商標(biāo)注冊的時間，同時亦必須早于注冊人使用涉案商標(biāo)的時間；2、在相同或類似的商品上在先使用；3、在先使用具有一定影響，且必須在注冊人申請商標(biāo)注冊日和使用日之前就已經(jīng)具有一定影響；4、使用人必須在其使用被訴侵權(quán)標(biāo)識的原有范圍使用該標(biāo)識，而原有范圍的判斷，應(yīng)以在使用人使用其被訴侵權(quán)標(biāo)識所形成的商譽(yù)所及的范圍為主要判斷依據(jù)。[i]”
法官作出的解釋比《商標(biāo)法》第五十九條第三款更容易被理解。以下逐條解析：第一點(diǎn)，在先的時間問題。在先使用的時間要早于商標(biāo)注冊時間，如果注冊人先使用再申請那么在先使用的時間還要早于注冊人使用該商標(biāo)的時間。（2016）最高法民申1284號民事判決書認(rèn)定在先使用者主體成立日期晚于訴爭商標(biāo)的申請日，因此認(rèn)為被告擁有在先權(quán)利缺乏事實(shí)和法律依據(jù)。[ii]第二點(diǎn)，類別問題。在相同或類似的商品上，意味著可以跨類，不局限同一個類別。
第三點(diǎn)，知名問題。在先使用必須已經(jīng)具有一定的影響力，且必須是在商標(biāo)申請或使用之前就已經(jīng)具有一定的影響。在（2022）京民終764號民事判決書中，法院認(rèn)為在案證據(jù)尚不足以證明“××”標(biāo)識的使用在涉案商標(biāo)申請日之前已具有一定影響，故該項(xiàng)主張缺乏依據(jù)，不能成立[iii]。這一條在司法實(shí)踐中容易被當(dāng)事人忽略掉，沒有提出對在先使用的影響進(jìn)行審查，只要是在先使用就認(rèn)為不構(gòu)成侵權(quán)。
第四點(diǎn)，使用范圍問題。這點(diǎn)判決書的介紹還是有點(diǎn)抽象：在使用人使用其被訴侵權(quán)標(biāo)識所形成的商譽(yù)所及的范圍，使用范圍是不是只限于地域范圍？這個地域范圍又如何界定？如果在先使用只在一個縣，另一個縣就不屬于原來的使用范圍？在司法實(shí)踐中，使用范圍并不只限于地域范圍。（2021）粵2072民初20143號民事判決書認(rèn)為被告舉證證明的在先使用范圍均只限于微信公眾號、新聞媒體或購物網(wǎng)站，并未舉證證明在產(chǎn)品包裝上使用過訴爭商標(biāo)“××”字樣，現(xiàn)其在被控侵權(quán)產(chǎn)品包裝上使用了“××”字樣，被控侵權(quán)產(chǎn)品使用“××”已超出原使用范圍。[iv]
商標(biāo)在先使用案件在實(shí)踐中具有復(fù)雜性。在肥城華聯(lián)公司與華聯(lián)公司“華聯(lián)超市”商標(biāo)訴爭一案中，一審、二審法院均認(rèn)定肥城華聯(lián)公司在涉案商標(biāo)申請注冊之前就已經(jīng)使用“華聯(lián)超市”，并且通過長期經(jīng)營取得了較高榮譽(yù)，且其后的使用亦未超出原有范圍，不構(gòu)成對涉案商標(biāo)權(quán)的侵害。再審卻以證據(jù)不足認(rèn)定肥城華聯(lián)公司對“華聯(lián)超市”標(biāo)識享有在先使用權(quán)的主張不能成立。[v]
基于商標(biāo)在先使用案件的復(fù)雜性，在處理該類案件時要把握立法原意，充分收集、認(rèn)真分析證據(jù)，才能維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。
[i]（2022）浙民終1289號
[ii]（2016）最高法民申1284號
[iii]（2022）京民終764號
[iv]（2021）粵2072民初20143號
[v] （2021）最高法民再3號
作者：王瑜
2024年3月
